盡管在地方法院相對快速地贏得了勝利，但是關于好市多(Costco Wholesale Corp.)賠償?shù)佘侥?Tiffany&Co.)2100萬美元的裁決短期內不會被執(zhí)行。美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院在2020年8月17日以“3票支持0票反對”的判決推翻了地區(qū)法院對蒂芙尼案的裁決，認為該法院對事實性問題作出了不當裁決，這些問題本應由陪審團決定。
蒂芙尼與好市多之間的糾紛始于2012年，當時知名的高檔珠寶供應商蒂芙尼發(fā)現(xiàn)好市多將“Tiffany”商標用在銷售點的標識上以售賣某些“無品牌”的鉆石戒指。蒂芙尼要求好市多停止使用“Tiffany”商標銷售其戒指，好市多照辦。好市多還通知了此類戒指的購買者其使用“Tiffany”僅表示戒指具有蒂芙尼的設計風格，并提醒客戶他們可以隨時退回戒指。盡管如此，蒂芙尼仍然以商標侵權和假冒為由起訴了好市多。作為回應，好市多堅持其對“Tiffany”商標的使用屬于描述性合理使用。
根據(jù)簡易判決，地方法院裁定蒂芙尼已經(jīng)確立責任，作為一項法律問題，好市多合理使用的抗辯理由失敗。在對損害賠償金進行審定后，法院判好市多賠償?shù)佘侥岢^2100萬美元。
好市多隨后提起上訴。在上訴中，第二巡回法院撤消了地方法院的裁決。盡管認為應該對地方法院的事實裁決給予“相當大的尊重”，但第二巡回法院裁決的關鍵在于，這種尊重并不能擴大地方法院在即決判決階段作出事實裁決的權限。相反，第二巡回法院強調地方法院只有在“對非動議申請方有利的無爭議證據(jù)和合理推論僅支持一個結論等”的情況下，才能對即決判決作出事實裁決。
根據(jù)這一標準，第二巡回法院認為地方法院不當駁回好市多的反駁證據(jù)，只考慮到蒂芙尼證據(jù)的有效性。首先，第二巡回法院似乎更相信好市多的說法，即一個公正的陪審員可以發(fā)現(xiàn)，在好市多的3300多個戒指銷售案例中只有6個實際混淆的例子，這個比例非常小。其次，更重要的是，第二巡回法院指出，好市多公司提出了反駁的專家證詞，即蒂芙尼的消費者調查存在缺陷，至少其調查的消費者當前對購買鉆戒并沒有興趣，并且使用了人為的、有偏見的外部刺激而忽略了銷售點的現(xiàn)實情況。
除此之外，第二巡回法院還發(fā)現(xiàn)蒂芙尼并未最終證明好市多懷有惡意。該法院強調，公正的陪審員可以發(fā)現(xiàn)，好市多努力模仿蒂芙尼戒指的“有用但不受保護的屬性”，并且“好市多承認其有意出售與蒂芙尼首飾相似的產(chǎn)品，但不是故意仿冒蒂芙尼的首飾——這不足以證明在蒂芙尼提起的商標侵權訴訟中好市多存在惡意行為”。
最終，第二巡回法院允許好市多基于合理使用理由進行抗辯——地方法院正是基于該理由認定其為惡意而作出裁決。正如第二巡回上訴法院所解釋的那樣，“在同一個產(chǎn)品類別中，一個單詞既是來源標志又是描述性詞語，這本身并無荒謬之處……簡單來說，即被告已將一個詞語注冊為商標并用于特定行業(yè)并不能阻礙陪審團認定該詞語在同一行業(yè)中具有描述性用途?！?/p>
雙方是否會繼續(xù)進行商標之戰(zhàn)仍有待觀察。不過，無論如何，第二巡回上訴法院的裁決可能會對品牌所有者、涉嫌侵權者和從業(yè)者產(chǎn)生重要的影響。
首先，法院認定某一特定詞語既可以作為商標使用，又可以在同一個行業(yè)內合法地單獨用于描述性目的，這可能會引發(fā)關于描述性詞語的可保護性的進一步爭議。其次，該裁決強調了關于假冒的訴求與描述性合理使用抗辯之間的關系，并指出，如果被告可以證明“其使用的名稱雖然與注冊商標相同，但并不是作為商標使用”，判其實施假冒行為可能是不適當?shù)?。第三，這種觀點進一步強調，僅僅模仿不受保護的產(chǎn)品的特點并不能被確定為惡意。因此，訴訟當事方在進行侵權分析時應注意區(qū)分受保護的元素和不受保護的元素。
最后，第二上訴巡回法院明確指出，“在大多數(shù)案件中，上訴法院應重新審查地方法院對每個‘混淆可能性’因素的決定及其對這些因素的最終權衡情況”，并且審查其根據(jù)已提交的證據(jù)進行權衡而作出簡易判決是否適當。因此，即使非動議申請方拒絕提交積極證據(jù)，而只是簡單地挑戰(zhàn)動議申請方證據(jù)的分量，地方法院可能也會更加謹慎地作出即決判決。(來源：中國保護知識產(chǎn)權網(wǎng)站)
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